作者 | 孙银生 曹剑桥  

专利挖掘不应是研发完成后的“亡羊补牢”，而应是与研发过程协同的“前瞻性布局”。针对软件的特性，我们提出一种从“功能实现”到“技术贡献”的进阶挖掘方法论。尤其对于具有应用场景的软件创新，大可利用知识产权制度推动软件与创新生态领域搞创造与创作”，促成新的知识产权制度来保护我们目前可能处于优势的“源”[5]。

1.1从“功能模块”到“技术问题”的逆向拆解

2014年6月19日，美国联邦最高法院在 Alice Corp.Pty.Ltd.VS.CLS Bank Int’1判决中,明确指出应当适用”Mayo二步分析法”判断涉及自然规律、自然现象和抽象概念的发明的可专利性问题，并在此基础上判决一项利用计算机实施的商业方法及相关计算机系统和存储媒介不具有可专利性[6]。传统的功能模块拆解（如电商系统的订单、支付模块）容易陷入“功能描述”而非“技术方案”的误区[7]。

正确的做法是，以“技术问题”为锚点进行逆向拆解：

步骤一：识别技术瓶颈。

研发人员常关注“我能实现什么新功能”，而专利工程师应引导其思考“实现这个功能时，我们克服了哪些具体的技术障碍？”例如，不仅仅是“实现了更快的图像识别”，而是“如何在计算资源受限的边缘设备上，通过改进卷积核的剪枝算法，在保持90%以上识别精度的前提下，将计算量降低40%”。

步骤二：定义技术手段与效果。

将软件运行的各个流程（数据输入、处理、存储、输出）视为一系列技术手段的执行过程。力求使专利权利要求书中的每一技术特征，都能清晰回答“做了什么”、“如何做”以及“产生了何种技术效果”。正如德国联邦最高法院在“记忆层缓冲区”案中所确立的，若软件方法直接涉及计算机硬件组件的共同作用并改进了计算机功能本身，则具备技术性。

1.2挖掘维度：超越算法，关注“软硬交互”与“系统优化”

实务中，企业往往将软件专利等同于“算法专利”，挖掘范围过窄。根据我们的实务经验及对国内外授权专利的分析，高价值的软件创新点主要集中于以下维度：

数据处理类：数据清洗、加密、检索、存储的优化方法。

系统性能优化类：内存管理、进程调度、并发控制、功耗优化等。此类创新直接与计算机内部性能相关，在各国均为易授权的客体。

软硬件协同类：驱动程序、嵌入式系统、外设控制方案。此类创新由于涉及硬件资源的调度与控制，技术性最强，授权前景最佳。

特定应用场景的技术适配：将通用算法应用于无人机物流、自动驾驶决策、医疗影像辅助诊断等具体领域，解决特定技术场景下的问题。

《专利法》第25条规定的“智力活动的规则和方法”是软件专利申请的最大障碍。大量软件专利申请因此被驳回，破解之道在于“去抽象化”和“技术化融入”。

2.1 核心困境：算法与规则的“原罪”

单纯的数学算法、商业逻辑或人为规定，无论其多么巧妙，均属于抽象思维范畴，不具备可专利性。审查实践中的难点在于，如何界定一项权利要求是“仅仅涉及”算法，还是“应用”了算法。过去，发明的驱动力主要与机械有关。随第四次工业革命由连接性和人工智能推动，为专利要求带来了新的挑战，尤其是算法和创新步骤方面[8]。

2.2 解决对策：构建“技术三要素”闭环

根据《专利审查指南》和司法实践，成功的软件专利转化必须构建一个完整的“技术三要素”闭环：技术问题-技术手段-技术效果。

技术问题：必须是涉及计算机、网络、数据处理等物理实体运行时产生的实际问题，而非商业、经济或管理层面的问题。例如，将“如何提高电商平台的转化率”转换为“如何基于用户历史行为数据优化服务器响应请求的资源分配策略”。

技术手段：权利要求中必须明确算法或规则如何被计算机执行。避免使用人为决策的表述（如“用户选择..”、“系统判断…、无具体判断逻辑）”），而应描述具体的指令流、数据结构变换或硬件交互。例如，从“判断用户是否为新用户”改为“查询用户数据库中的注册时间字段，若为空值则标记为新用户”。

技术效果：说明书中需通过数据对比、性能测试等方式，证明该方案相较于现有技术，在运行速度、资源占用、准确性、稳定性等方面产生了可衡量的技术提升。

2.3 商业方法软件的特殊性

对于涉及金融、电商等领域的商业方法软件，单纯的“商业规则+计算机程序”在中国仍面临严格的审查。根据《专利审查指南》的修改趋势，只有当商业方法规则与具体的技术特征紧密结合，解决了技术问题并产生了技术效果时，才可能被授权。例如，“基于区块链的跨境支付结算方法”比“一种在线支付方法”更容易授权，因为前者明确利用了加密、共识机制等技术手段解决了信任与效率的技术问题[9]。

随着开源软件的普及，企业的技术创新往往基于或融合了开源代码，给软件专利战略带来了全新的风险与挑战[10]。若处理不当，企业的核心专利可能面临被宣告无效或被强制开源的巨大风险。

3.1 风险识别：专利与开源的“权利冲突”

开源软件许可证（如GPL、Apache 2.0等）本质上是著作权许可合同，其核心义务是要求对开源代码的修改与衍生作品必须继续开源。开源不等于放弃版权，开源软件著作权完整归开发者，GPL/Apache等开源许可证是著作权人向不特定公众发出的格式化要约，使用者下载、修改代码即构成承诺，违反协议则同时构成著作权侵权+合同违约双重责任[11]。然而，专利与开源许可存在以下关键冲突点：

“传染性”风险：GPL类许可证（GPLv2/v3）具有很强的“传染性”，如果企业的专有软件产品整体上与GPL代码形成了“衍生作品”，那么整个软件的源代码都可能被迫公开，从而导致基于该软件申请的专利将失去商业秘密的保护基础，且难以收取许可费。

专利报复条款：GPLv3和Apache 2.0许可证明确包含了专利授权和终止条款。即，贡献者自动授予用户其贡献部分所涉及的专利许可；同时，如果用户对某个贡献者提起专利侵权诉讼，他基于该许可证获得的所有专利许可将自动终止。

新颖性破坏：开源代码的公开即构成出版物公开，可能破坏后续专利申请的新颖性。许多企业在研发初期使用开源代码，但未及时申请专利，待产品发布后，代码已公开，相关创新点便丧失了获得专利授权的机会。

3.2 应对策略：建立“开源-专利”协同管理体系

策略一：隔离与边界管理。在研发架构设计上，将核心专利技术模块与开源代码模块进行严格隔离，通过标准化接口（APIs）进行通信，降低被整体认定为“衍生作品”的风险。

策略二：开源许可证尽职调查。在采用开源代码前，应由法务和研发人员共同评估其许可证的兼容性与风险。优先选择对商业友好、无“传染性”的许可证（如MIT、BSD、Apache 2.0）。

策略三：专利申请前的开源合规审查。在提交专利申请前，必须对技术方案的研发过程进行回溯，确认其创新点是否独立于任何开源代码，或已妥善履行了开源许可证所要求的声明义务，避免日后专利权属纠纷。

策略四：主动布局与交叉许可。在开源社区主导的项目（如Linux、Kubernetes）周边，积极布局外围应用和优化方法的专利，通过与核心技术的专利权人（如IBM、微软、谷歌）进行交叉许可，为企业构建安全的专利防火墙。

对于有志于国际市场的企业，软件专利的海外布局是不可回避的议题。美国、欧盟、日本等主要经济体在软件专利审查标准上虽有趋同之势，但仍存在显著差异。

4.1 美国：相对宽松但“质量重于数量”

美国通过State Street Bank案、Alice Corp. v. CLS Bank案等，确立了软件专利的规则：“抽象概念”本身不可专利，但若其应用到实际环境并产生了“具体、有形的结果”，则属授权客体。近年来，美国专利商标局（USPTO）加强了对“司法例外”（judicial exceptions）的审查，要求权利要求必须包含“显著更多”（significantly more）的额外技术特征[12]。这意味着，简单地将通用计算机与抽象流程结合的专利申请将被驳回。企业应对策略是，在说明书中详述技术方案如何改进计算机本身的功能，并提供详实的技术效果数据。

4.2 欧洲：聚焦“技术贡献”

欧洲专利公约（EPC）明确排除“计算机程序本身”。欧洲专利局（EPO）审查实践中发展出“技术贡献”原则：一项软件发明必须解决技术问题，并产生超越普通软硬件物理交互的“进一步技术效果”[13]。 例如，改进数字音频处理、控制工业机器人、管理无线电资源等。单纯的商业逻辑或用户界面交互，在欧洲获得专利授权难度较大。

4.3 策略建议

PCT布局：利用PCT途径，结合企业产品出海的时间表，优先在软件审查环境较成熟的美国、欧洲、日本等市场进行布局。

权利要求的多层次撰写：核心独立权利要求应聚焦于解决技术问题的本质，可撰写为“方法+实现该方法的装置/系统+存储有执行该方法的计算机程序的介质”的多套权利要求，以适应不同国家的审查实践。

基于上述分析，我们建议企业构建“内部技术创新循环”与“外部法律保护循环”相结合的软件专利战略体系。

5.1 内部循环：提升创新质量

在项目立项前，进行专利信息检索与分析，了解竞争对手的专利布局，规避侵权风险，并从中发现技术空白点。核心研发团队聚焦于解决行业难题的基础型、平台型技术，进行高价值专利组合布局；普通研发团队则关注性能优化、功能增强等外围应用型技术的挖掘，形成对核心专利的包围。

5.2 外部循环：强化保护与运用

定期对专利组合进行审计，根据技术演进和市场变化，放弃低价值专利，维持或分案申请高价值专利。同时，建立侵权监控机制，及时发现市场上的潜在侵权行为。不仅将专利作为防御工具，更应将其作为核心资产进行运营。通过许可、转让、作价入股、质押融资以及诉讼等方式，实现专利的直接经济效益。

在软件定义一切的时代，运用专利战略保护软件技术创新，已成为企业从“技术领先”走向“市场垄断”的必由之路。这要求企业必须摒弃“重开发、轻保护”、“重版权、轻专利”的传统思维。通过构建专业化的专利挖掘方法，精准突破专利授权客体重围，建立与开源软件协同的合规体系，并实施前瞻性的全球布局，企业方能将无形的软件代码转化为有形的市场权力。北京观韬（南京）律师事务所知识产权团队，凭借在软件、通信、互联网等领域的深厚积淀，致力于为企业提供从战略咨询、挖掘布局到申请确权、诉讼维权的全链条、一体化专业服务，助力企业守护智慧结晶，赢取竞争优势。